專利申請疑難解答
一、實(shí)用新型審查趨嚴(yán)的背景
1、政策背景
2018年11月5日，首屆中國國際進(jìn)口博覽會，（中國將在以下幾方面加大推進(jìn)力度：中國將保護(hù)外資企業(yè)合法權(quán)益，堅(jiān)決依法懲處侵犯外商合法權(quán)益特別是侵犯知識產(chǎn)權(quán)行為，提高知識產(chǎn)權(quán)審查質(zhì)量和審查效率，引入懲罰性賠償制度，顯著提高違法成本。）11月8日，國家知識產(chǎn)權(quán)局專利局實(shí)用新型審查部舉辦“履行審查職責(zé)、促進(jìn)質(zhì)效提升”學(xué)術(shù)研究交流會。
2018年12月24日，《專利法》第四次修訂草案在人大常委會審議，修法重點(diǎn)加強(qiáng)知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)，健全侵權(quán)懲罰性賠償制度，大幅提高侵權(quán)違法成本，對未經(jīng)實(shí)質(zhì)審查的實(shí)用新型專利質(zhì)量提出了客觀需求。
2019.3.1，《專利代理?xiàng)l例》，促進(jìn)專利代理行業(yè)健康發(fā)展，強(qiáng)化監(jiān)管，提升專利質(zhì)量和運(yùn)用水平。
2019.5.1，《專利代理管理辦法》，強(qiáng)化對專利代理機(jī)構(gòu)和專利代理師的責(zé)任監(jiān)管。
2019.5，專利代理行業(yè)“藍(lán)天”專項(xiàng)整治行動，為期兩年的對專利代理行業(yè)的違法違規(guī)行為集中整治。
2、經(jīng)濟(jì)背景
中國經(jīng)濟(jì)發(fā)展進(jìn)入新常態(tài)，速度--從高速增長轉(zhuǎn)為中高速增長，結(jié)構(gòu)--經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化升級，動力--從要素驅(qū)動、投資驅(qū)動轉(zhuǎn)向服務(wù)業(yè)發(fā)展及創(chuàng)新驅(qū)動。
專利作為一項(xiàng)重要的經(jīng)濟(jì)指標(biāo)，其發(fā)展趨勢也需要與宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展保持一致，從高速增長轉(zhuǎn)向高質(zhì)量發(fā)展。
經(jīng)濟(jì)新常態(tài)對專利申請端、審查端、應(yīng)用端、保護(hù)端都提出了更高的要求，審查端作為專利授權(quán)的總閘門也需要作出相應(yīng)調(diào)整。
3、數(shù)量背景
2009-2018年，申請量30萬-200萬，授權(quán)量20萬-154萬。2019年上半年，新型申請101萬件（-1.9%），授權(quán)74.7萬件（+1.1%），周期6.2個月；授權(quán)率75%左右。
2016起開始控制授權(quán)數(shù)量，2016-2019年，授權(quán)率從90%逐步下降到75%。
中國的專利申請量連續(xù)多年位居世界第1，甚至*過美國、日本、德國、韓國等主要國家的專利申請量的總和。專利數(shù)量與國家的科技實(shí)力嚴(yán)重不匹配。中國實(shí)用新型占全世界95%以上，日本、德國實(shí)用新型數(shù)量減少。
數(shù)量階段任務(wù)已經(jīng)完成，需要通過優(yōu)勝劣汰進(jìn)入質(zhì)量發(fā)展階段。
4、審查背景
2016年底，專利質(zhì)量提升工程實(shí)施方案
專利審查提升質(zhì)量，把好審查端，避免不當(dāng)授權(quán)，提供權(quán)利穩(wěn)定可期的專利權(quán)。
專利審查雙向傳導(dǎo)作用，向前促進(jìn)科技創(chuàng)新水平，向后有利于專利市場價值發(fā)現(xiàn)。
國知局專利提質(zhì)增效工程
壓縮審查周期（發(fā)明）為核心，穩(wěn)步提升審查質(zhì)量為重點(diǎn)，以促進(jìn)高質(zhì)量申請、運(yùn)用和保護(hù)。專利申請的穩(wěn)量提質(zhì)，營造良好營商環(huán)境和創(chuàng)新環(huán)境。
申請量增長背后，新型審查員隊(duì)伍進(jìn)行了擴(kuò)充
新型審查部、北京中心，2017年起增加河南、天津中心新型審查；
審查員100人-800人；
審查員在不同審查領(lǐng)域分布不均衡，部分類型的案件周期延長。
二、低質(zhì)量專利申請
低質(zhì)量專利申請，指那些不是真正意義上的技術(shù)創(chuàng)新，或者創(chuàng)新程度*低的申請，這些申請通常不是以獲得專利保護(hù)為目的。
1、非正常申請-關(guān)于規(guī)范專利申請行為的若干規(guī)定(2017)(局令第75號)
第三條本規(guī)定所稱非正常申請專利的行為是指：
（一）同一單位或者個人提交多件內(nèi)容明顯相同的專利申請；
（二）同一單位或者個人提交多件明顯抄襲現(xiàn)有技術(shù)或者現(xiàn)有設(shè)計的專利申請；
（三）同一單位或者個人提交多件不同材料、組分、配比、部件等簡單替換或者拼湊的專利申請；
（四）同一單位或者個人提交多件實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)或者技術(shù)效果明顯編造的專利申請；
（五）同一單位或者個人提交多件利用計算機(jī)技術(shù)等隨機(jī)生成產(chǎn)品形狀、圖案或者色彩的專利申請；
（六） 幫助他人提交或者專利代理機(jī)構(gòu)代理提交本條第1項(xiàng)至第五項(xiàng)所述類型的專利申請。
2018年，專利申請相關(guān)政策專項(xiàng)督查（資助調(diào)整；嚴(yán)厲打擊非正常申請）、聯(lián)合懲戒（非正常申請納入失信主體）、代理監(jiān)管（代理機(jī)構(gòu)監(jiān)管和代理師監(jiān)管）、強(qiáng)化簽名代理師責(zé)任。
2、低質(zhì)量專利申請的目的
獎勵資助
高新減稅
項(xiàng)目成果
升學(xué)畢業(yè)
企業(yè)宣傳
招標(biāo)投標(biāo)
非保護(hù)創(chuàng)新目的的低質(zhì)量專利申請，浪費(fèi)社會資源，無益于經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展，也有損中國專利的國際形象。
國家知識產(chǎn)權(quán)局召開新聞發(fā)布會只公布發(fā)明專利申請授權(quán)情況，不公布實(shí)用新型專利申請量。
3、低質(zhì)量專利申請的具體體現(xiàn)
相同方案重復(fù)遞交（為了湊數(shù)，方案大量拆分）
編造技術(shù)方案
抄襲技術(shù)方案
拼湊技術(shù)方案
文字注水（背景技術(shù)大篇幅復(fù)制、技術(shù)效果與技術(shù)問題對不上）
非正常申請工作組提供的相關(guān)低質(zhì)量申請線索，以及初步審查中積累的有關(guān)發(fā)明人、申請人、聯(lián)系人（黑名單）線索。
申請的主題名稱為生活領(lǐng)域的常見物品名稱。
權(quán)利要求技術(shù)方案*其簡單或保護(hù)范圍過大、或者是現(xiàn)有技術(shù)的簡單拼湊。
說明書中發(fā)明內(nèi)容、具體實(shí)施例和權(quán)利要求的內(nèi)容基本相同（三位一體）。
說明書附圖結(jié)構(gòu)非常簡單或不符合制圖規(guī)范。
屬于低質(zhì)量申請相對集中的重點(diǎn)領(lǐng)域，例如IPC分類A（人類生活需要）、B（作業(yè)、運(yùn)輸）、F（機(jī)械工程）部下面的一些小類。
短時間內(nèi)集中提交的數(shù)量較大的批量申請，申請主題相近或撰寫方式簡單雷同，例如中小學(xué)生、醫(yī)療器械等方面的批量申請等。
新型辦發(fā)〔2013〕5號，實(shí)用新型審查部關(guān)于2013年下半年降低初審合格率的工作辦法（試行）
4、低質(zhì)量專利申請的審查
保護(hù)客體的審查：
對涉及軟件程序的申請，只要能判斷其硬件部分系現(xiàn)有技術(shù)，所解決的問題是依賴軟件實(shí)現(xiàn)的，均不屬于對產(chǎn)品形狀、構(gòu)造的改進(jìn)，不符合專利法第2條第3款的規(guī)定。功能性限定模塊。
對涉及材料的申請，其發(fā)明點(diǎn)僅僅在于材料本身、或者屬于單純材料的替換，均不屬于對產(chǎn)品形狀、構(gòu)造的改進(jìn)，不符合專利法第2條第3款的規(guī)定。
對僅涉及表面文字、符號、圖案、色彩的申請（例如建筑平面設(shè)計圖），不考慮其是否解決技術(shù)問題，均認(rèn)定其不是對產(chǎn)品形狀、構(gòu)造的改進(jìn)，不符合專利法第2條第3款的規(guī)定。
如果技術(shù)方案是已知技術(shù)的簡單組合并且沒有產(chǎn)生新的技術(shù)效果，或僅僅是要素關(guān)系變更并且所產(chǎn)生的技術(shù)效果與現(xiàn)有技術(shù)相同或相似，可以不用對比文件，直接以“明顯不是新的技術(shù)方案”為由，認(rèn)定為不符合專利法第2條第3款的規(guī)定。
加強(qiáng)明顯新穎性審查力度。要充分利用機(jī)檢推送報告以及其他線索，以明顯新穎性評判為主線，嚴(yán)格審查；對涉嫌低質(zhì)量申請的案件，必要時可主動進(jìn)行明顯新穎性檢索；并且在一通中盡量對全部權(quán)利要求進(jìn)行新穎性評述，力爭發(fā)出1次審意即可駁回。（主題名稱不同，技術(shù)方案實(shí)質(zhì)相同；技術(shù)領(lǐng)域、技術(shù)問題、技術(shù)方案、預(yù)期技術(shù)效果幾者中，技術(shù)方案相同；方案創(chuàng)造性較低，區(qū)別特征為慣用手段的直接置換）
充分發(fā)揮專利法第26條第3款的作用。專利法第26條第3款適用面廣，并且便捷有效，對于框圖類申請、模塊類申請、含有簡單已知電路的生活類申請，以及其他情形的說明書未充分公開的低質(zhì)量申請，可適當(dāng)運(yùn)用專利法第26條第3款進(jìn)行審查。（記載的組件、結(jié)構(gòu)、連接關(guān)系不清楚；方案拆分為多個專利，導(dǎo)致多個專利技術(shù)手段均含糊不清）
加強(qiáng)對權(quán)利要求保護(hù)范圍清楚的審查。注意做到對權(quán)利要求的整體審查，加強(qiáng)對限制權(quán)利要求的各項(xiàng)條款的使用，特別是對專利法第26條第4款的使用。對權(quán)利要求為功能性限定以及保護(hù)范圍過寬的申請應(yīng)嚴(yán)格審查，還要注意辨析是否能得到說明書的支持以及說明書中的相關(guān)內(nèi)容是否符合專利法第26條第3款的規(guī)定。
加強(qiáng)對專利法第5條的審查。對涉嫌違反法律、社會公德或者妨害公共利益的低質(zhì)量申請要從嚴(yán)把握，尤其是對涉及性用品的申請，應(yīng)嚴(yán)格醫(yī)療目的的判斷原則。
相同發(fā)明創(chuàng)造A9.1（區(qū)別特征已經(jīng)被隱含公開；區(qū)別特征為慣用技術(shù)手段、只是專利名稱等處不同；描述角度不同，但實(shí)現(xiàn)技術(shù)效果的相應(yīng)技術(shù)手段相同）
實(shí)用性A22.4（具有積*效果，適應(yīng)社會需要；技術(shù)方案背離現(xiàn)有技術(shù)，不必要的復(fù)雜方案解決簡單問題；要解決的技術(shù)問題不存在，脫離社會需要，不滿足行業(yè)強(qiáng)制規(guī)定）
5、低質(zhì)量專利申請的處理
對低質(zhì)量申請的處理要注重快捷率，盡量選擇簡明易行的處理方式，力爭盡快結(jié)案，盡量避免出現(xiàn)復(fù)雜的處理結(jié)果。
1.如果對一件低質(zhì)量申請可以使用多項(xiàng)法律條款進(jìn)行處理，應(yīng)優(yōu)先選用簡明且便于快速駁回的條款，如專利法第2條第3款、專利法第5條、專利法第26條第3款、專利法第26條第4款等；對明顯涉嫌低質(zhì)量申請的案件，如果各項(xiàng)實(shí)質(zhì)性駁回條款都不適用，可主動進(jìn)行明顯新穎性檢索。
2．簡化審查通知書和駁回決定的撰寫。結(jié)合上述各種低質(zhì)量申請的審查方式，有針對性地編制各種對應(yīng)的審查通知書模版；審查員在處理低質(zhì)量申請時直接套用對應(yīng)的通知書模版，只填寫少量文字即可簡單快速地發(fā)出通知書。在多補(bǔ)駁回決定的撰寫中，案由部分僅寫明駁回所針對缺陷的審查過程即可，理由部分僅寫明*后針對的文本仍存在的缺陷即可。
3．盡量減少發(fā)通知次數(shù)。在發(fā)出審查通知書時盡量做到1次述盡，對修改后可能出現(xiàn)的*范圍、缺少必要技術(shù)特征等問題應(yīng)盡量提前告知，爭取減少發(fā)通知次數(shù)，做到盡早駁回或視撤。
三、實(shí)用新型未來舉措
1、結(jié)合專利法第四次修改，修改專利法實(shí)施細(xì)則，增加對22條3款（實(shí)用新型具有實(shí)質(zhì)性特點(diǎn)和進(jìn)步)創(chuàng)造性的審查。
2018年12月，全國人大對專利法第四次修改進(jìn)行了第1次審議，專利法修改有望今年年內(nèi)完成。
細(xì)則44條：實(shí)用新型專利申請是否明顯屬于專利法第五條、第2十五條規(guī)定的情形，是否不符合專利法第十八條、第十九條第1款、第2十條第1款或者本細(xì)則第十六條至第十九條、第2十一條至第2十三條的規(guī)定，是否明顯不符合專利法第2條第三款、第2十二條第2款、第四款、第2十六條第三款、第四款、第三十一條第1款、第三十三條或者本細(xì)則第2十條、第四十三條第1款的規(guī)定，是否依照專利法第九條規(guī)定不能取得專利權(quán)。
更便于駁回低質(zhì)量拼湊專利；保留實(shí)用新型審查周期快，授權(quán)相對容易的特點(diǎn)。無效宣告程序中對實(shí)用新型專利審查的若干規(guī)定（對于實(shí)用新型專利而言，一般情況下可以引用一項(xiàng)或者兩項(xiàng)現(xiàn)有技術(shù)評價其創(chuàng)造性，對于由現(xiàn)有技術(shù)通過“簡單的疊加”而成的實(shí)用新型專利，可以根據(jù)情況引用多項(xiàng)現(xiàn)有技術(shù)評價其創(chuàng)造性）
2、上線新系統(tǒng)，打擊低質(zhì)量申請
形式缺陷智能審查，相似專利機(jī)檢推送，國內(nèi)外專利附圖檢索功能。附圖相似的專利重點(diǎn)關(guān)注。
3、同日申請專利政策調(diào)整
同日申請數(shù)量太多，客觀上增加了專利申請數(shù)量；一種方案，審查兩次，消耗了審查資源。
同日申請新型授權(quán)后，發(fā)明4年后再進(jìn)入實(shí)質(zhì)審查，或者實(shí)用新型授權(quán)后增加一段時間猶豫期，決定是否需要轉(zhuǎn)換類型為發(fā)明。
4、審查措施
審查指導(dǎo)意見、典型指導(dǎo)案例、內(nèi)部質(zhì)檢通報
實(shí)用新型優(yōu)勢：授權(quán)快，侵權(quán)判定相對容易，更容易維權(quán)，創(chuàng)造性要求低，便于提高穩(wěn)定性，適應(yīng)當(dāng)下國情，未來很長一段時間內(nèi)會繼續(xù)保留這種制度。
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